Пункт 2 статьи 1539 ГК РФ гласит, что запрещается использовать коммерческое обозначение, которое может ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия конкретному лицу, в частности обозначение, сходное до степени смешения с фирменным наименованием либо коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого исключительное право возникло ранее.
В пункте 3 статьи 1484 ГК РФ говорится о том, что для использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком (далее — ТЗ) другого лица, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, либо однородных товаров требуется разрешение правообладателя такого товарного знака.
О критериях сходства до степени смешения можно узнать в пунктах 42-44 «Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков», утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года № 482; пункте 7 «Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов», утвержденного Приказом Директора ФИПС от 20 января 2020 года № 12; пункте 162 Постановления Пленума ВС РФ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Споры по защите исключительных прав на товарные знаки – одна из самых популярных категорий дел, которые рассматривают арбитражные суды разных уровней. Однако на практике всё ещё отсутствует единый подход к установлению сходства до степени смешения между имеющимися ТЗ и другими ТЗ, коммерческими обозначениями.
Суд по интеллектуальным правам (далее — СИП) в деле № А14-19259/2017 при определении сходства до степени смешения между коммерческим обозначением «АРМАДА» и товарным знаком по свидетельству № 378292 согласился с выводами нижестоящих судов о том, что из-за наличия у ответчика исключительного права на коммерческое обозначение, которое имеет более ранний приоритет по сравнению со сходным до степени смешения ТЗ истца, удовлетворение иска о защите исключительного права на этот ТЗ невозможно.
При этом суд кассационной инстанции согласился с доводом общества «АРМАДА» о том, что выводы судов об исключении вероятности смешения рассматриваемых обозначений в связи с осуществлением истцом и ответчиком предпринимательской деятельности с использованием данных обозначений в различных регионах не обоснованы. Действие исключительного права на товарные знаки и коммерческие обозначения распространяется на всю территорию Российской Федерации.
В приведённом примере суды разных инстанций попытались связать географический фактор со сходством до степени смешения, запутавшись в своих аргументах.
В деле № А62-2023/2016 АО «НЬЮС МЕДИА» подало иск в Арбитражный суд Смоленской области к ООО «ЮНИЛАЙН». Истец требовал запретить использовать наименование СМИ «Однако, жизнь!», сходного до степени смешения с принадлежащим ему ТЗ по свидетельству № 202209 .
Ответчик в качестве доказательства предоставил социологический опрос, результаты которого показали отсутствие сходства до степени смешения рассматриваемых обозначений. Суд не удовлетворил иск, так как не увидел опасности смешения. Однако ООО «НЬЮС МЕДИА» не согласилось с решением суда и обжаловало его в Двадцатый арбитражный апелляционный суд, который оставил решение Арбитражного суда Смоленской области без изменений. Причиной тому послужило то обстоятельство, что истец не заявил ходатайства о назначении экспертизы и не опроверг представленные ответчиком доказательства.
В деле № А40-132697/2019, в котором ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» обратилось в Арбитражный суд города Москва (далее – АГСМ) с требованием о защите исключительных прав на товарные знаки к ООО «Дрим Риэлти» и ИП Телеш Надежде Анатольевне (генеральный директор ООО «Дрим Риэлти»), правоприменители высказали интересную позицию, касающуюся сходства до степени смешения. Истец является правообладателем товарных знаков по свидетельствам № 630064 , № 630063 , № 629971 , ответчик — правообладателем товарных знаков по свидетельствам № 714072 , № 731530 . При этом следует подчеркнуть, что словесные элементы «ДримКлик» и «DREAM CLICK» являются охраняемыми и не дискламированы. Ответчик размещал свои ТЗ на сайте http://dreamrealty.click/, на котором рекламировал услуги в сфере недвижимости, однородные услугам, в отношении которых зарегистрированы ТЗ ООО «Центр недвижимости от Сбербанка».
АСГМ, рассмотрев дело в порядке упрощенного производства, удовлетворил исковые требования ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» и запретил ответчику использовать обозначения «ДримКлик» и «DREAM CLICK», признав их сходными до степени смешения с товарными знаками истца. С АСГМ согласился 9ААС, подчеркнув:
«Таким образом, между обозначениями, используемыми Ответчиками, усматривается звуковое, графическое и смысловое сходство с товарными знаками Истца. Истец и Ответчик осуществляют аналогичные виды деятельности в сфере недвижимости. … Учитывая сходство спорных обозначений и товарных знаков Истца, осуществление деятельности на одном товарном рынке, смешение представляется возможным. … У Ответчиков, вопреки доводам, изложенным в апелляционных жалобах, отсутствуют права на словесные обозначения «ДримКлик» и «DreamClick».
Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП), отменяя судебные акты АСГМ и 9ААС и отправляя дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, подверг критике позиции нижестоящих судов по нескольким аспектам:
«Спорные словесные обозначения «ДримКлик» и «Dreamclick» являются элементами товарных знаков, принадлежащих ИП Телеш Н.А., являющейся также генеральным директором общества «Дрим Риэлти». При этом правовая охрана товарным знакам ИП Телеш Н.А. предоставлена без дискламирования указанных словесных элементов, поэтому правовая охрана распространяется не только на изобразительные элементы товарных знаков, но и на эти словесные элементы. В связи с этим указание суда апелляционной инстанции на то, что у ответчиков отсутствуют права на словесные обозначения «ДримКлик» и «DreamClick», не может быть признано в полной мере обоснованным. …
Таким образом, до признания в установленном порядке недействительным предоставления правовой охраны товарным знакам ИП Телеш Н.А. действия правообладателя по их использованию не могут быть расценены в качестве нарушения прав на товарные знаки истца».
Кассационная инстанция отметила распространенную ошибку, которую допускают многие предприниматели, инициирующие преследование за нарушение исключительных прав на товарные знаки: прежде чем заявлять в арбитражные суды требования, основанные на п. 3 ст. 1484 ГК РФ (неправомерное использование товарного знака), необходимо оспорить правовую охрану товарных знаков лиц, в отношении которых подаются такие иски, через Палату по патентным спорам Роспатента в административном порядке, предусмотренном ст. 1512-1513 ГК РФ. Кроме того, СИП по сути подчеркнул, что зачастую, в условиях внешней определенности в той или иной правовой ситуации, тем не менее нарушается базовый принцип достаточности доказательств, не позволяющий правоприменителю принять взвешенное, законное и обоснованное решение. При рассмотрении ряда дел стороны нередко не предоставляют всех необходимых доказательств, которыми обязаны обосновывать свои требования и возражения, в связи с чем нарушается ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
В рамках дела № А56-58238/2017 на предмет сходства до степени смешения сравнивались линейка ТЗ, принадлежащих ООО «Невская Косметика» (№ 602724 , № 619118 , № 619120 , № 619121 , № 619122 ), и линейка ТЗ, принадлежащих ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» (№ 210032 , № 275677 , № 461032 , № 573330 , № 574200 , № 583130 ).
Данное дело рассматривал Арбитражный суд города Санкт-Петербург и Ленинградской области (далее – АССпб) и отказал истцу (ООО «Невская Косметика») в удовлетворении требований, т.к. установил отсутствие сходства до степени смешения между рассматриваемыми обозначениями, отметив следующее: оценка сходства изобразительных обозначений должна основываться на сходстве их внешней формы; определяющим для сходства является сходство основных или существенных элементов обозначений, которые явно несут самостоятельную нагрузку и запоминаются при восприятии знаков потребителями; общее визуальное впечатление у сравниваемых товарных знаков истца и ответчика в форме упаковок стирального порошка отсутствует ввиду различной формы композиционных элементов, их расположения на плоскости и использования цветовой гаммы; при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе; словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.
Вышестоящие инстанции вплоть до Верховного Суда РФ не заметили противоречий в рассуждениях АССпб и оставили его Решение в силе. Между тем, налицо неопределенность правоприменителей в чётком установлении факторов, влияющих на сходство до степени смешения. Чаще всего при недостаточности доказательств, представленных сторонами, применяется обширное судейское усмотрение, что является, скорее, вынужденной, нежели оправданной мерой, направленной на соблюдение базовых гарантий на защиту нарушенных прав.
Альтернативные подходы
Довольно часто суды при определении сходства до степени смешения используют альтернативные подходы.
При одних и тех же уровнях сходства, однородности и различительной способности обозначений возможность смешения между марками автомобилей будет гораздо меньше, нежели возможность смешения между марками шампуней. Связано это с тем, что приобретение автомобиля является серьёзной денежной тратой и обычно занимает немалый срок, тогда как приобретение шампуня зачастую случается без особых раздумий и практически не заполняет мысли потребителя. То есть имеется целый ряд параметров, которые в классических вариантах не учитываются, однако применяются, часто произвольно.
Данные параметры берутся из так называемых «мультифактор-тестов», выделяемых в американском правосудии. К ним относятся: сила оригинального товарного знака; сходство товарного знака и обозначения ответчика; однородность товаров; вероятность попадания продукта правообладателя на рынок предполагаемого нарушителя; доказательства фактического смешения; намерения предполагаемого правонарушителя; качество маркированных товарными знаками продуктов; искушенность потребителей.
Вышеприведенный список является лишь примерным, т.к. американские суды всё ещё не разработали единообразную и научно обоснованную схему использования «мультифактор-тестов».
Опираясь на отечественную правоприменительную практику, мы можем выделить следующие факторы, влияющие на сходство до степени смешения: Сходство обозначений. Различительная способность. Однородность по назначению. Однородность по потребителям. Взаимная дополняемость товаров. Уровень известности оригинала. Репутация производителя оригинала. Срок совместного существования обозначений на рынке. Цена товара. Искушенность потребителей. Информационная нагрузка на потребителей. Вовлеченность потребителей. Время на принятие решения. Диапазон применения обозначений. Типичность обозначений. Интенсивность конкуренции на рынке.
Рассматривая дело № А40-145823/2010, суды разных инстанций определили отсутствие сходства до степени смешения между ТЗ по свидетельству № 351816 с линейкой ТЗ по международной регистрации № 522021 «OSCILLOCOCCINUM», № 671292 , № 877284 , № 877766 , № 877767 и пришли к следующему выводу относительно факторов смешения:
При сравнении товарного знака по свидетельству № 455176 с линейкой товарных знаков по свидетельствам № 300530 , № 266169 , № 242719 , № 216000 Верховный Суд РФ в своем Определении от 05.12.2017 № 300-КГ17-12021 по делу № СИП-626/2016 выделил следующие факторы, разрешая вопрос о сходстве до степени смешения между вышеуказанными обозначениями:
«Общество «Интервест» полагало, что определяющую роль в отсутствии сходства до степени смешения товарных знаков играет именно различие при их восприятии потребителем в целом, их принципиальное различие с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции. Сравниваемые товарные знаки различаются визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов, а также благодаря использованию в их композиционных решениях разных цветов. Кроме того, и различительная способность комбинированного товарного знака третьего лица является высокой в результате его широкого и длительного использования на территории Российской Федерации. Сеть универсамов, работающих под товарным знаком общества «Интервест» — одна из наиболее масштабно представленных в Северо-Западном округе. Доказательств осуществления истцом какой-либо предпринимательской деятельности на иной территории кроме Пермского края не представлено, что объективно препятствует возможности смешения деятельности истца и третьего лица в глазах потребителей, поскольку общество «Интервест» не осуществляет никакой предпринимательской деятельности на указанной территории. Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же юридическому лицу. При этом вероятность смешения зависит от степени различительной способности (известности, узнаваемости) товарного знака, а также от тождественности или однородности товаров, в отношении которых сравниваемые обозначения используются. Данным доводам [нижестоящие] суды не дали надлежащей оценки, не проанализировав сравниваемые товарные знаки по всем признакам, определенным пунктом 14.4.2 Правил N 32, не установив угрозу их смешения с учетом вышеизложенного».
Не так давно был определён еще один фактор смешения в сфере споров по неправомерному использованию обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными в отношении фармацевтических препаратов или пищевых продуктов товарными знаками, – «опасность для потребителей». Так, в деле № А40-151592/17 9ААС, обосновывая вывод о сходстве до степени смешения между обозначением «Лонгидаза» и товарным знаком по свидетельству № 184842 , отметил:
«Ответчики вводили в гражданский оборот контрафактные лекарственные средства по более низкой по сравнению с оригиналом цене, что создает опасность для здоровья потребителей и негативно влияет на репутацию добросовестного производителя оригинального препарата «Лонгидаза» — ООО «НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ».
Аналогичная позиция была выражена Арбитражным судом Самарской области в деле № А55-27971/2014, который представил свой взгляд на факторы смешения при сравнении словесных обозначений «Таежная», «Самарская охота», «Сретенка», «Триумфальная» с линейкой товарных знаков по свидетельствам № 166077 , № 193540 , № 186498 , № 247948 , № 325315 , № 431011 , № 153782 , № 180827 :
«В отношении размера компенсации, предъявленной к взысканию в связи с нарушением прав на товарные знаки Свидетельствам на товарный знак (знак обслуживания) №№ 166077, 186498, 193540 суд считает возможным снизить размер предъявленной к взысканию компенсации до 50 000 руб. 00 коп. по каждому товарному знаку с учетом незначительности количества предметов правонарушения (по одной бутылке алкогольных напитков «Таежная», «Самарская охота» и «Сретенка»). Дальнейшее уменьшение размера компенсации, в том числе до минимального размера, предусмотренного ч. 4 ст. 1515 ГК РФ (как того просит ответчик) не является обоснованным, поскольку ответчиком нарушены исключительные права истца в отношении десяти охраняемых обозначений, при этом, как указано выше, каждое из указанных обозначений является в значительной мере известным и узнаваемым в Российской Федерации, а следовательно, характер допущенного нарушения представляется более опасным, поскольку в его результате могут быть затронуты права более широкого круга потребителей».
Таким образом, в настоящей статье мы стремились проиллюстрировать, что одного лишь знания норм законодательства для разрешения вопросов, связанных с неправомерным использованием товарных знаков, недостаточно. Для оказания квалифицированной юридической помощи по защите средств индивидуализации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей значительную роль играет грамотный подбор под ситуацию имеющейся правоприменительной практики и учёт различных нюансов, которые зачастую не замечают юристы, не специализирующиеся в вопросах правового сопровождения интеллектуальной собственности.
Источник: https://businessprotection.org/ru/publikaciya/shodstvo-do-stepeni-smesheniya-v-delah-o-zashhite-isklyuchitelnyh-prav-na-tovarnyj-znak-v-rossii/
© businessprotection.org
| |
