МАТЕРИАЛ ОПУБЛИКОВАН В ЖУРНАЛЕ "ЮРИСТ КОМПАНИИ", №3, 2013 г.
РУБРИКА "СТРАТЕГИЯ ДЕЛА"
Суть спора: установление запрета наиспользование конкурентами обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком компании, ивзыскание компенсации.
Результат: взыскана компенсация в размере 8 млн рублей, причем с обоих нарушителей – с компании, которая продавала товар под спорным брендом, и с той, которая производила его, а затем затаривала в контрафактную упаковку.
Номер дела: А41-8764/2010 (прошло три инстанции, после возврата на новое рассмотрение дошло до Президиума ВАС РФ).
Обстоятельства спора
Чешская компания «Леош Новотны» (в процессе рассмотрения дела она была заменена на правопреемника ООО «Хаме с.р.о.», далее – компания Hame) является владельцем товарного знака «Нame», зарегистрированного на основании Мадридского соглашения о международной регистрации 1891 года. В область охраны этого товарного знака входит, в том числе, изготовление мясной продукции, паштетов. В 2009 году компания Hame узнала о том, что на территории России в продаже появился паштет под обозначением «Наше», сходным до степени смешения с товарным знаком компании Hame. Причем обозначение «Наше» не было зарегистрировано в качестве товарного знака. Информация об этом поступила от контрагента компании Hame (ООО «Вяземское УПП ВОС»), у которого она неоднократно заказывала банки для паштета. Контрагент сообщил, что он получил заявку от нового заказчика - ОАО «Рузком» и даже отгрузил ему заказ, но его смутил тот факт, что представленные макеты были очень похожи на макеты банок, которые всегда заказывала у него компания Hame.
В дальнейшем выяснилось, что паштет, который расфасовывался в банки, заказанные ОАО «Рузком», производился другим юридическим лицом, но тоже по заказу ОАО «Рузком». Причем завод-производитель принадлежал самому ОАО «Рузком». Получалось, что завод изготавливал продукцию, которую затем затаривал в контрафактную упаковку, предоставленную ОАО «Рузком». Кроме того, начали поступать сигналы от региональных дистрибьюторов продукции Hame о появлении контрафактных товаров в розничной продаже.Стало понятно, что нужно срочно предпринять мерыдля защиты исключительного права на товарный знак, поскольку сходство паштетов угрожало смешению у потребителей представления о принадлежности продукции одному и тому же правообладателю и производителю. Это могло привести к огромным убыткам. Компания Hame обратилась в юридическую фирму Lidings . Команду юристов, которые занялись этим делом, возглавил партнер и руководитель практики разрешения споров Андрей Зеленин.
Перед юристамивстала задача – доказать незаконное использование товарного знака, в частности, убедить суд в схожести до степени смешения обозначения «Наше» и товарного знака «Hame», а также добиться выплаты нарушителем компенсации.
«Первая трудность, с которой сталкиваются представители правообладателей в делах о защите прав на товарные знаки, связана с тем, что нужно совместить выполнение двух плохо совмещаемых задач - обеспечить оперативное возбуждение производства по делу в суде, чтобы пресечь продажу контрафактной продукции, и в то же время собрать доказательства контрафакта. Поэтому в нашем случае процесс сбора доказательств происходил в весьма сжатые сроки», - рассказывает Андрей Зеленин.
Notabene
Сначала компания Hame направила своим контрагентам письма о том, что продукция ОАО «Рузком» с обозначением «Наше», сходным до степени смешения с товарным знаком компании, находится в незаконном обороте. Это помогло добиться того, что многие крупные сети и дистрибьюторы отказывались принимать на реализацию спорный товар, понимая возможный репутационный ущерб и финансовые потери.
Что предприняли юристы
Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
В том, что исключительное право компании на товарный знак было нарушено, сомнений не возникало. Но нужно было не ошибиться в выборе наиболее эффективного способа защиты нарушенного права. У компании-правообладателя было три варианта: потребовать возмещения убытков либо выплаты компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн рублей (определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения), либо выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно был размещен товарный знак (п. 4 ст. 1515 ГК РФ). Доказывание убытков – процесс трудный и в то же непредсказуемый в смысле тех выводов, которые сделает суд о достаточности доказательств, а размер компенсации, требуемой правообладателем, как правило, весьма значительно снижается по усмотрению суда. Поэтому было решено взыскать двукратный размер стоимости контрафактных товаров (паштета, на упаковке которого был размещен спорный товарный знак). Стоимость товаров была взята из прайс-листа ОАО «Рузком», а количество товара – из письма ООО «Вяземское УПП ВОС» - того самого контрагента, который отгрузил аналогичные банки для паштета нарушителю. В этом письме контрагент сообщил, сколько конкретно банок определенного вида и за какой период он отгрузил в адрес ОАО «Рузком». В итоге стоимость определенного вида паштета (например, из говяжьей печени) была умножена на количество банок для этого же вида паштета. Полученная сумма была умножена на два.
В результате был подготовлен иск о прекращении незаконного использования спорного обозначения, об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика контрафактных товаров, этикеток, упаковки, на которых размещено обозначение «Наше», а также о взыскании компенсации в размере 8 598 676,8 рублей (п. 2, 4 ст. 1515 ГК РФ).
Разработка правовой позиции. Первое, что нужно было доказать – это факт сходства до степени смешения товарного знака «Hame» и обозначения «Наше». Для этого в десяти городах России фондом «Общественное мнение» был проведен опрос. Были заданы два вопроса: «как вы считаете, может ли компания производящая продукт № 1 выпускать продукт № 2? Увидев на прилавке товар № 1 и товар № 2, вы приняли бы их за товары одного производителя?». По результатам опроса 48 процентов (144 человека) от числа опрошенных показали, что увидев на прилавке паштет «Нame» и паштет «Наше», приняли бы их за товары одного производителя. Кроме того, до подачи иска компанией Hame было инициировано проведение экспертизы, по результатам которой патентный поверенный однозначно указал, что товарный знак и спорное обозначение ассоциируются друг с другом.
Возможность проверки сходства между обозначениями на основании социологических опросов подтверждается судебной практикой (постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.06 № 3691/06, п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.07 № 122).
При подготовке иска возник достаточно спорный вопрос: кто должен быть привлечен к ответственности – завод, который затаривал продукцию в контрафактную упаковку, или ОАО «Рузком», который заказывал контрафактную упаковку и передавал ее заводу для затаривания? «Похожая практика по привлечению к ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак встречалась. Однако полностью совпадающего случая по затариванию в контрафактную упаковку в судебной практике не было. Мы полагали, что на основании общих норм гражданского законодательства о солидарной ответственности лиц, совместно причинивших вред, в данном случае к ответственности должны быть привлечены обе компании: ОАО «Рузком» и завод», - поясняет Андрей Зеленин.
Цитируем документ
Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях (ст. 1080 ГК РФ).
Причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, вправе требовать с каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. При невозможности определить степень вины доли признаются равными (п. 2 ст. 1081 ГК РФ).
Поскольку в данной ситуации степень вины нарушителей определить было невозможно, было решено заявить требование о взыскании суммы компенсации с обоих ответчиков в равных долях. Подобные примеры можно найти и в более старой судебной практике (например, постановление ФАС Московского округа от 15.05.07 по делу № А40-14073/05-110-83).
Обжалование судебных актов. Однако в первой инстанции компания Hame проиграла. Дело в том, что в процессе рассмотрения дела по инициативе ответчика ОАО «Рузком» была назначена патентоведческая экспертиза. По ее результатам патентный поверенный сделал вывод о том, что товарный знак и спорное обозначение не являются сходными до степени смешения. Такое мнение было основано на стилистических (графических) отличиях в оформлении, отличиях в образах (на одной банке изображено животное, а на другой - птица), а также в использовании разных языков в наименованиях.
Несмотря на то, что ни одно доказательство не может иметь заранее установленной силы (п. 6 ст. 71 АПК РФ), суд обратил внимание только на результаты судебной экспертизы. В то же время доказательства схожести обозначений, представленные компанией Hame (результаты опроса, заключение патентного поверенного), не были приняты, так как они были получены не в рамках процесса, а до него. В результате суд отказал в удовлетворении иска (решение Арбитражного суда Московской области от 29.07.10).
Апелляционная инстанция не нашла нарушений в решении нижестоящего суда и оставила его без изменения (постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 21.10.10). Однако суд кассационной инстанции усомнился в правильности судебных актов. ФАС Московского округа указал, что суды вынесли решение на основании субъективного мнения одного эксперта, не обратив внимание на мнение гораздо большего количества людей, в том числе еще одного патентного поверенного, а также лиц, участвовавших в опросе. При этом доказательств недостоверности проведенного опроса общественного мнения и заключения патентного поверенного представлено не было.
Но главное – суды не учли, что было нарушено основное правило: нужно сопоставлять сходство на основе восприятия не отдельных элементов (что сделал эксперт при проведении судебной экспертизы), а товарных знаков в целом, то есть на основе общего впечатления (пункт 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.03 № 32). Причем для признания обозначения сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, не требуется их полная идентичность, а достаточно возникновения угрозы смешения товарного знака и неохраняемого обозначения. О такой угрозе как раз могли свидетельствовать данные социологического опроса. Основываясь на этих выводах, кассационная инстанция вернула дело на новое рассмотрение (постановление ФАС Московского округа от 14.02.11).
Для решения вопроса о схожести обозначений суд может даже не назначать экспертизу. Без нее нельзя обойтись, только если для сравнения нужны специальные познания (п. 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.07 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»). На это обстоятельство обратила внимание кассационная инстанция в этом деле.
Повторное рассмотрение дела. На этот раз суд вынес решение в пользу компании Hame, удовлетворив исковые требования в полном объеме (решение Арбитражного суда Московской области от 24.06.11). Причем нарушителями были признаны оба ответчика: ОАО «Рузком» и принадлежащий ему завод, который расфасовывал товар в контрафактную упаковку. Компенсация в размере 8 256 455 рублей была взыскана с них в равных долях (решение Арбитражного суда Московской области от 24.06.11). Но апелляционный суд не согласился с тем, что компенсация должна быть взыскана с обоих ответчиков (постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.10.11). Такая позиция была мотивирована тем, что в допсоглашении к договору поставки, заключенному между ОАО «Рузком» и заводом, было указано, что упаковка для паштета поставляется ОАО «Рузком», которое своими силами и за свой счет разрабатывает дизайн упаковки и несет ответственность за нарушения прав третьих лиц в связи с использованием обозначений, размещенных на этикетке (упаковке).
Суд кассационной инстанции согласился с тем, что нарушений со стороны завода не было, поскольку он не вводил контрафактный товар в гражданский оборот, а только расфасовывал паштет в упаковку (постановление ФАС Московского округа от 25.01.12).
Обращение в ВАС РФ. Поскольку суды разделились во мнениях по поводу ответственности завода, который упаковывал в контрафактную упаковку производимый им паштет, компания решила обратиться в надзорную инстанцию. «Мы предлагали считать товаром и банку, и паштет в совокупности. Соответственно, завод являлся таким же нарушителем, ведь производство контрафактного товара происходило на его мощностях. Кроме того, обе компании входят в одну группу лиц и до последнего времени располагались по одному адресу. На мой взгляд, в этой ситуации никакие условия в договоре с производителем не могли освободить его от ответственности за нарушение прав на товарный знак «Hame». Обратное означало бы, что санкций за изготовление и сбыт контрафактной продукции очень легко избежать, создав промежуточную компанию, которая выступит в качестве заказчика незаконных товаров и в случае возникновения спора примет исковой удар на себя», - делится свои мнением Андрей Зеленин.
Точки в этой спорной ситуации расставил Президиум Высшего арбитражного суда. Он указал, что нарушение исключительного права на товарный знак возможно, в том числе, путем размещения обозначений на упаковке товара, который производится, предлагается к продаже и продается или иным образом вводится в гражданский оборот на территории России (п. 2, 3 ст. 1484 ГК РФ). В данном случае завод затаривал собственную продукцию в контрафактную упаковку, на которой незаконно было размещено обозначение, сходное до степени смещения с товарным знаком компании Hame. Более того, изготовителем продукции тоже был указан завод. Если лицо расфасовывает собственный товар в упаковку, на которую другим лицом незаконно нанесен товарный знак, то действия первого лица можно расценивать как создание контрафактного товара, введение его в оборот и нарушение исключительного права на товарный знак.
Чего удалось добиться
Президиум Высшего арбитражного суда оставил в силе решение суда первой инстанции, которым были удовлетворены требования компании в полном объеме (постановление Президиума ВАС РФ от 11.09.12 № 5939/12). Таким образом, компании удалось добиться изъятия всей продукции с обозначением «Наше», с которой потребители могли перепутать паштеты компании «Hame». При этом была взыскана крупная компенсация в сумме более 8 млн рублей с обоих нарушителей. Сейчас дело находится на стадии исполнительного производства.
Благодаря упорству юристов Lidings, представлявших компанию Hame, появился прецедентный вывод, с помощью которого другие правообладатели, оказавшиеся в аналогичной ситуации, смогут бороться с незаконным использованием их товарного знака. В постановление Президиума ВАС РФ № 5939/12 включена оговорка о возможности пересмотра (п. 5 ч. 1 ст. 305 АПК РФ) дел с аналогичными обстоятельствами, если для этого нет других препятствий.
Natabene
Чтобы подтвердить отсутствие намерения выпускать продукцию, сходную с паштетами «Hame», ОАО «Рузком» привело необычный довод. Нарушитель сослался на телепрограмму Первого канала «Контрольная закупка», в которой сравнивались мясные паштеты, и паштет «Наше» занял первое место по качеству, а паштет «Hame» - последнее место. Нарушитель пытался обосновать свою позицию тем, что сама вероятность смешения паштетов «Наше» с паштетами более низкого качества «Hame» экономически и репутационно не выгодна в первую очередь для ОАО «Рузком». Однако данный довод вряд ли можно было отнести к делу – т.к.оценка товара в упомянутой передаче проходила не по объективным критериям, а также в силу того, что рассматриваемый спор касался использования товарного знака, а не потребительских свойств паштета.
С незаконным использованием товарного знака можно бороться при помощи ФАС России
Кроме обращения с иском в арбитражный суд, компания Hame пожаловалась в антимонопольный орган на недобросовестную конкуренцию со стороны ОАО «Рузком».
После получения заявления ФАС России провела опрос общественного мнения. Опрос показал, что для большинства покупателей паштеты «Hame» и «Наше» обладают значительной степенью сходства. Большая часть респондентов посчитала, что продукцию этих производителей обычный человек в магазине может перепутать (59-70 процентов опрошенных). По мнению двоих из трех опрошенных покупателей, представленные продукты можно воспринять как единую линейку товаров (63-66 процентов). В итоге антимонопольный орган решил, что действия ОАО «Рузком», выразившиеся во введении в гражданский оборот на территории РФ паштетов «Наше», дизайн упаковок которых имитирует дизайн упаковок паштетов «Hame», вводят потребителей в заблуждение в отношении производителя паштетов «Наше». Такие действия были признаны актом недобросовестной конкуренции (п. 2 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 26.17.06 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). Впоследствии решение ФАС России было учтено судом при рассмотрении дела о защите права компании Hame на товарный знак и взыскании компенсации.
| |
